Marchi - trascrizione - applicabilità disciplina art. 2650 cc - sussiste

Svolgimento del processo

Osservato in fatto che:
con ricorso 11 febbraio 2013 la “Acqua Minerale di Calizzano SpA” (da ora Acqua Minerale) ha esposto di aver stipulato in data 3.8.2012 un contratto di affitto di ramo di azienda con Inka Cola Group Srl avente ad oggetto “l’attività di commercio all’ingrosso ed al minuto, a domicilio o via internet, di acque minerali, bevande alcoliche ed analcoliche, bibite in genere e prodotti alimentari, con particolare riferimento alla somministrazione e al commercio di bibite sotto i marchi Inka Cola, Manzana, Mas Manzana e Tropical”, ramo di azienda ceduto alla affittante da I Virgilio Sas di Molina Palomino Miguel Edoardo & C. e, quanto ai marchi, concessi in licenza esclusiva per la durata di 25 anni dal sig. Concetto Virgilio; di aver trascritto il contratto di affitto di azienda nell’agosto 2012 e depositato nota di trascrizione del contratto definitivo di licenza in via esclusiva dei marchi in data 4.12.2012 presso l’UIBM; di aver rilevato la presenza sul mercato di bevande contrassegnate dai marchi Inka Cola e Tropical identici a quelli oggetto della cessione da Concetto Virgilio alla dante causa della ricorrente; di aver individuato quale soggetto produttore la Spadafora Srl per conto di Virgilio Sas e incaricata della commercializzazione La Commerciale Sudamericana Srl; ha concluso chiedendo ordinarsi ai soggetti I Virgilio Sas, La Commerciale Sudamericana Srl e Spadafora Srl la cessazione di ogni attività di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti contrassegnati con i marchi Inka Cola e Tropical, ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti con tali contrassegni, fissare una penale per ogni inadempimento e disporre la pubblicazione del provvedimento;

si sono costituiti con comparsa di costituzione la I Virgilio Sas ed il sig. Concetto Virgilio affermando di essere venuti a conoscenza solo con la notifica del ricorso dell’esistenza dell’affitto di azienda da Inka Cola ad Acque di Calizzano e, invocando il disposto dell’art. 2558 cc hanno affermato il recesso e l’inefficacia rispetto alla ricorrente della cessione con la sua dante causa e della concessione dell’uso in esclusiva dei marchi, per mancata continuità delle trascrizioni e per falsità della sottoscrizione apposta al documento relativo al “diritto di utilizzo dei marchi” come da denuncia querela presentata in data 4.2.2013 nonché per
mancanza di validità per le ragioni già esposte nella domanda di conciliazione proposta da Concetto Virgilio in data 29.8.2012 e l’invalidità dell’atto di concessione in esclusiva dei marchi per il carattere strettamente personale di quel contratto, venuto meno con il mutamento societario interno alla Inka Cola; di risultare la ricorrente priva di interesse e di legittimazione ad agire perché priva di diritti legittimanti l’azione e di esorbitare l’atto di affitto di azienda dai poteri dell’amministratore della affittante; ha concluso per la reiezione delle domande;

si è costituita La Commerciale Sudamericana Srl (da ora La Commerciale) dichiarando di essere licenziataria del marchio Inka Cola per atto del 9.10.2012 concluso con il titolare Concetto Virgilio, in forza del quale ha inviato diffida ad Acqua Minerale di Calizzano in data 7.1.2013 e distributore per il marchio “Tropical” e concludendo per il rigetto delle domande;

si è costituita Spadafora Srl in via preliminare eccependo l’incompetenza per territorio, eccezione poi rinunciata, e nel merito evidenziando la presenza di un contratto stipulato in data 22.5.2012 con I Virgilio Sas per la produzione delle bibite oggetto di domanda contenente manleva da parte della concedente e corredato da certificati attestanti la titolarità dei marchi contestati in capo a Concetto Virgilio ed ha concluso per la sua estromissione e per la reiezione delle domande;

all’esito di alcuni rinvii necessari per la verifica delle procedure di notifica è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio con riferimento ad Inka Cola la quale si è costituita affermando la validità del contratto di affitto di ramo di azienda trascritto anticipatamente rispetto al contratto di licenza concluso nell’ottobre da Concetto Virgilio con La Commerciale per il principio di prenotazione contenuto nell’art. 2650 cc.

Motivazione

All’esito della discussione, viste le difese, il Giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente si prende atto della rinuncia della convenuta Spadafora all’eccezione di incompetenza per territorio; per altro, trovando applicazione nel caso di specie la norma contenuta nell’art. 33 cpc sul cumulo soggettivo di domande, la competenza di questa sezione si individua nei collegamenti riferiti alla sede ed al luogo di residenza di I Virgilio Sas e di Concetto Virgilio nonché al luogo ove sono state individuati i beni commercializzati.

Nel merito, sono stati sollevati profili di contestazione diversi i quali devono essere oggetto di esame specifico. Inka Cola ha affittato all’odierna ricorrente un ramo di azienda acquistato da I Virgilio Sas ed avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di bevande con i marchi “Inka Cola”, “Tropical” e “Manzana” e “Mas Manzana” (con riferimento agli ultimi due è pacifica la presenza di inibitoria alla produzione ed alla commercializzazione ottenuta da altra società estranea alla presente vertenza e dunque non vi è luogo ad esame sul punto); i marchi erano in proprietà di Concetto Virgilio il quale ha partecipato all’atto di cessione tra le due società concedendo in licenza esclusiva alla Inka Cola i marchi per la durata di 25 anni.

Nell’atto di affitto, fondante la legittimazione attiva della ricorrente – prodotto sub. 1 fascicolo ricorrente al punto 17 si legge “Le parti si danno atto che i marchi più volte citati sono tuttora nella titolarità formale del sig. Concetto Virgilio e di conseguenza in base ai titoli sopra citati devono essere trascritti presso L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia la concessione in licenza esclusiva per 25 anni da Concetto Virgilio a Inka Cola Group Srl e quindi da Inka Cola Group Srl ad Acqua Minerale di Calizzano Spa. Tutte le relative incombenze saranno svolte a cura e spese della Acqua Minerale di Calizzano SpA.”.

Poiché è pacifico che nella presente fattispecie non si controverte di contraffazione in senso stretto bensì di effettiva titolarità sui marchi presenti sulle bibite oggetto di commercializzazione, la prima questione
verte sul regime delle trascrizioni dei titoli.

Sulla trascrizione e sulla disciplina dei conflitti tra acquirenti.
Già sotto la vigenza della legge marchi, RD 929/1942 (artt. 49, 50 e 51), era prevista la trascrizione presso l’UIBM degli atti, a titolo oneroso o gratuito, aventi ad oggetto la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti personali o di godimento concernenti marchi nazionali; secondo una lettura assolutamente concorde, il sistema di trascrizione previsto per le privative industriali era modellato su quello della trascrizione immobiliare di cui agli artt. 2643 cc, analogia strutturale idonea a far ritenere applicabili le regole generali proprie del sistema codicistico a quello speciale dei marchi. Gli artt. 138 e 139 CPI del 2005 dedicati alla trascrizione ed ai suoi effetti, prevedono la necessità della trascrizione, pacificamente avente natura dichiarativa e non necessaria ai fini del trasferimento (principio valido per i marchi nazionali e applicabile al caso di specie non avendo mai le parti fatto richiamo al regime del marchio comunitario), ed il principio in forza del quale il conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto si risolve a favore di chi abbia trascritto per primo.
Dovendo trovare, per quanto sopra argomentato, applicazione le norme dettate nel codice civile con riferimento alla trascrizione, deve ritenersi applicabile anche la disciplina contenuta nell’art. 2650 cc, invocata da Inka Cola e richiamata dalla difesa della ricorrente in sede di discussione. La disposizione riguarda la necessità della continuità delle trascrizioni ed al comma 1 stabilisce il principio generale che se un atto di acquisto è soggetto a trascrizione le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto; il comma successivo prevede però il cd effetto prenotativo vale a dire che chi trascrive in assenza di continuità prenota il numero d’ordine che varrà quando la continuità sarà stata assicurata mediante la trascrizione degli acquisti
precedenti. La trascrizione in assenza di continuità può, in questa prospettiva, avvicinarsi ad una fattispecie sospensivamente condizionata, dove la condizione è data dalla trascrizione degli acquisti precedenti, sì che la prenotazione si configura come una sorta di effetto preliminare di una fattispecie in situazione di pendenza. Parte ricorrente in sede di discussione ha fatto riferimento a questa precipua situazione. Infatti, la Acqua Minerale di Calizzano ha depositato una nota in data 10.8.2012 (immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto di affitto del 3 agosto 2012) presso l’UIBM relativa al contratto di affitto di azienda facendo riferimento ai marchi in contestazione- doc. 4 fascicolo ricorrente-; in quel momento, come emerge anche dai documenti allegati al contratto di affitto e come indicato nello stesso contratto –prod. 1 fascicolo ricorrente allegati A e D-, i marchi risultavano di proprietà di Concetto Virgilio – vedi doc. 4 e all. A e D al contratto prodotto sub. 1 fascicolo ricorrente quindi mancava la continuità dei titoli; solo in data 4.12.2012 Inka Cola ha richiesto la registrazione presso l’UIBM della licenza di uso per 25 anni registrata il 9.11.2012 ed intervenuta con Virgilio Concetto in data 10.1.2012 nell’ambito della cessione di ramo di azienda tra I Virgilio Sas e Inka Cola – prod. sub. 5 ricorrente allegati alla nota di trascrizione -. Poiché il contratto di affitto è stato trascritto nell’agosto 2012, ha avuto l’effetto di prenotare la trascrizione del titolo in continuità, avvenuta solo nel dicembre 2012, così, in forza del comma 2 dell’art. 2650 cc, prevalendo sulla licenza concessa da Concetto Virgilio a La Commerciale Sudamericana con riguardo al marchio Inka Cola e trascritta con domanda
depositata il 26.11.2012 – vedi doc. 3 fascicolo La Commerciale Sudamericana-. Per altro, un esame del certificato del marchio allegato al contratto di licenza tra La Commerciale e Concetto Virgilio del 9.10.2012 – doc. 1 fascicolo La commerciale- evidenzia come risultasse presso l’UIBM la trascrizione del contratto di affitto riferito al marchio tra Inka Cola e Acqua Minerale di Calizzano dell’agosto 2012.

Ne segue che, per effetto del principio prenotativo a valere in caso di trascrizione in assenza di continuità dei titoli, stante la trascrizione intervenuta nel mese di agosto del contratto di affitto ed in quello di dicembre della licenza di uso dei marchi concessa dal proprietario Virgilio Concetto, la trascrizione della ricorrente prevale su quella successiva.

Sulla inefficacia del contratto intercorso tra I Virgilio Sas e Inka Cola Group Srl.
Preliminarmente occorre precisare come la questione qui oggetto centrale di esame sia la titolarità in capo alla ricorrente, in forza di una concessione in uso ottenuta dalla sua dante causa affittante Inka Cola Group Srl, dei marchi Inka Cola e Tropical. La legittimazione in senso stretto appartiene dunque al solo Concetto Virgilio, proprietario dei marchi. Tuttavia, poiché il contratto con il quale è stato concesso l’utilizzo dei marchi è stato concluso in uno con la cessione dell’azienda alla quale quei marchi erano pertinenti, trova giustificazione la presenza in causa anche della I Virgilio Sas, indipendentemente dalle vicende interne alla società successive alla sottoscrizione dei contratti preliminare e definitivo – doc. 2 fascicolo ricorrente-. Concetto Virgilio ha affermato l’inefficacia della concessione a Inka Cola prima di tutto per la falsità della sottoscrizione presente sul documento denominato “Concessione utilizzo marchi”. Parte ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere del documento. Nel procedimento cautelare non può però trovare spazio la verificazione, necessaria per poter attribuire con certezza il documento alla mano dell’apparente sottoscrittore, dovendo il Giudice valutare l’apparenza del diritto in forza degli elementi presenti in causa. Alla luce di questo principio, deve rilevarsi che: l’impegno a concedere ad Inka Cola l’utilizzo dei marchi in discussione è contenuto nel contratto definitivo 10.1.2011 avente ad oggetto la cessione di azienda tra I Virgilio Sas e Inka Cola Group Srl, documento non disconosciuto dal convenuto – doc. 2 fascicolo ricorrente-; nel “capitolato d’intenti per contratto” richiamato quale impegno preliminare di cui al definitivo e datato 01.12.2010, si parla della concessione in uso per 25 anni dei marchi “Inka Cola” e “Tropical”, in quel momento con riguardo ad una società “costituenda” (poi costituita con la Inka Cola Group Srl), ed anche questo atto non è stato oggetto di disconoscimento nella firma da parte del Concetto Virgilio, anche qui parte del contratto in qualità di titolare dei marchi. Poiché la concessione in uso datata 11 gennaio 2011, la cui sottoscrizione è disconosciuta, contiene il riferimento a due atti nei quali è espressamente indicato l’impegno a concludere il negozio oggetto precipuo della dichiarazione, deve concludersi, attesa la natura del procedimento, che il convenuto Concetto Virgilio abbia espresso la volontà di concedere in uso i marchi per 25 anni alla cessionaria dell’azienda della I Virgilio, la Inka Cola Group. Tale conclusione non è superata dalla evidente discrasia interna al documento, portante la data del 11.1.2011 ma contenente un marchio con data di deposito successiva, al 15.2.2011. Solo una causa a cognizione piena potrà chiarire come si sono svolti con certezza i fatti.
In merito agli altri profili di inefficacia del contratto intervenuto tra la cedente I Virgilio Sas e la cessionaria, poi dante causa della ricorrente, Inka Cola Group Srl, deve osservarsi che il contratto di sfruttamento di marchi (licenza o cessione), è tipicamente un contratto di impresa che, in presenza di una cessione o di un affitto di azienda, passa in capo al successore dell’attività economica, in quanto si tratta di titoli su beni immateriali strettamente collegati allo svolgimento dell’attività di impresa. Si potrebbe eventualmente valutare il “fumus boni iuris” di un recesso ai sensi dell’art. 1558 cc motivato con riferimento al contenuto dell’art. 23
CPI, situazione che, però, non è mai stata fatta oggetto di richiamo da parte del convenuto Concetto Virgilio.
Non sono stati introdotti elementi di prova rilevanti, anche ai fini di un esame limitato al “fumus boni iuris”, sull’affermata inefficacia del contratto di cessione dei marchi intervenuto con la dante causa di Acqua Minerale di Calizzano; comunque, non trattandosi di ipotesi idonee ad eliminare il vincolo contrattuale (quale nullità o risoluzione), la rilevanza dovrebbe essere esaminata sotto il profilo della posizione dell’avente causa, qui ricorrente. Una lettura della domanda di conciliazione depositata da Concetto Virgilio in data 29.8.2012
– doc. 2 fascicolo convenuti I Virgilio e Concetto Virgilio- evidenzia come la controversia tra la cessionaria poi affittante l’azienda, Inka Cola Group Srl, e la cedente I Virgilio SpA sia sorta intorno al contratto denominato “revisione contratto definitivo” del 20.12.2011, avente ad oggetto soprattutto una rimodulazione delle royalties e del rapporto di agenzia che legava la Inka Cola a Concetto Virgilio, rapporto non dedotto in questo procedimento e che non interferisce con il successivo contratto di affitto di ramo d’azienda.
Ancora, dagli atti risulta, come evidente dalla comunicazione inviata dai soci al 50% di Inka Cola Group Srl a questo Tribunale e relativa all’oggetto dell’OdG della Assemblea convocata per il 21 giugno 2013, l’esistenza di conflitti interni alle compagini sociali, in precedenza tutte collegate ai medesimi soggetti persone fisiche; situazione che può spiegare le difese e il conflitto creatosi ma che non ha rilevanza sull’odierna vertenza.
Non può in ultimo non rilevarsi che il contratto di affitto di ramo di azienda sia intervenuto in concomitanza con l’emergere di una controversia con Virgilio Concetto (socio unico di I Virgilio Sas), avente ad oggetto non solo la concessione dei marchi ma anche le modalità di gestione dell’attività ceduta da I Virgilio a Inka Cola, come risulta dalla lettera 26.7.2012 inviata da Concetto Virgilio a Inka Cola e Acqua di Calizzano quale produttore – doc. 8 fascicolo convenuti- alla quale ha risposto Inka Cola con sua del 9.8.2012 – doc. 2 fascicolo Inka Cola- e dalla “domanda di conciliazione” – doc. 2 fascicolo I Virgilio e Concetto Virgilio-, rilevandosi che nella risposta del 9 agosto 2012 la Inka Cola non fa alcun riferimento al contratto di affitto di azienda con la sua fino ad allora produttrice Acqua di Calizzano (contratto sottoscritto il precedente 3 agosto).
Fissata dunque la presenza del “fumus boni iuris”dell’azione con riguardo al diritto in capo a parte ricorrente di porre sul mercato bibite aventi i marchi oggetto di causa, deve osservarsi che il “periculum in mora” deriva dalla stessa confusione attualmente presente, che comporta il possibile rischio di perdita di quote di mercato, in una situazione dove i consumatori vedono proporre la stessa identica bevanda, con identico marchio, da soggetti diversi, con inevitabili ripercussioni sulla funzione identificativa dei marchi stessi.
Il ricorso deve quindi essere accolto con riguardo alla domanda di inibitoria alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle bevande contrassegnate con i marchi Inka Cola e Tropical, ordine da emettersi nei confronti dei convenuti I Virgilio, Spadafora Srl e La Commerciale Sudamericana Srl; in merito alla domanda di ritiro dal commercio delle bevande prodotte e commercializzate da Spadafora e La Commerciale, non può non osservarsi che la situazione di incertezza in merito all’effettiva titolarità dei marchi si è riflessa sulle diffide incrociate che hanno caratterizzato la fase anteriore del giudizio e non appare dunque accoglibile una domanda di ritiro per il periodo anteriore all’incardinamento del presente procedimento. L’ordine potrà riguardare unicamente il ritiro delle bevande con i marchi indicati immesse sul mercato in data successiva al deposito del ricorso cautelare.
Deve essere accolta la domanda di pubblicazione del solo dispositivo e per una sola volta su un giornale a tiratura nazionale, a spese dei convenuti I Virgilio Sas e Concetto Virgilio. Deve infine essere fissata una penale, che appare congrua nella misura di euro 0.50 per ogni eventuale successiva violazione all’ordine di inibitoria emesso all’esito del presente giudizio. In merito alle spese processuali, deve osservarsi che la posizione de La Commerciale e Spadafora appare ben diversa da quella di I Virgilio e Concetto Virgilio; quanto alle prime, le spese devono essere dichiarate interamente compensate attesa la presenza di titoli idonei a fondare l’attività da loro svolta. I convenuti resistenti I Virgilio e Concetto Virgilio devono essere condannati a pagare alla ricorrente le spese del presente procedimento; le spese tra laricorrente e Inka Cola Group Srl, anche a fronte del contenuto dell’art. 16 del contratto di affitto di azienda del 3.8.2012, devono essere compensate.

PQM

Visti gli artt. 669bis e ss. cpc, 126, 127, 131 CPI,
ordina a I Virgilio Sas, La Commerciale Sudamericana Srl e Spadafora Srl di non produrre,
commercializzare e comunque pubblicizzare bevande aventi i marchi “Inka Cola” e
“Tropical”;
ordina il ritiro dal commercio dei beni contraddistinti dai marchi “Tropical” e “Inka Cola”
immessi sul mercato in data successiva al deposito del ricorso cautelare:
fissa in euro 0.50 la penale per ogni violazione eventuale dell’emesso ordine di inibitoria;